涉外定牌加工中“商标性使用”的认定

近年来,关于涉外定牌加工商标使用行为性质的认定经历了反复横跳的螺旋式发展过程,至今仍未有定论,认定结果的反复产生了诸多负面影响。为解决认定难题,应当以商标使用的认定要素为基点,分别将客观要素与主观要素、形式性要素与实质性要素、公开性要素与识别性要素结合使用的具体情况进行分析。并遵循各认定要素之间的内部逻辑结构,以客观要素与主观要素为基础、形式性要素与实质性要素为关键、公开性要素与识别性要素为核心进行综合分析。以公开性为前提、识别性为根本,通过系统严密的论证思路得出是否构成商标性使用的结论。

涉外定牌加工中商标使用纠纷:裁判、检视与导正

涉外定牌加工是国际进出口贸易的常见方式。就涉外定牌加工中的商标使用认定问题而言,不管是在司法认定逻辑还是在理论逻辑研究上仍存在争议性。在规范语境下分析,商标的地域性是引发涉外定牌加工存在商标使用争议的特征性焦点。检视纠纷裁判逻辑,商标使用的认定问题集中在认定条件与使用主体方面仍需进一步的法理厘清。基于涉外定牌加工的框架,从纠纷裁判逻辑的角度进行制度与规范的导正与重构,厘清商标使用的条件、对商标识别功能的理性矫正以及明晰商标使用在商标制度中的作用。

论涉外定牌加工商标使用的合法性

新《商标法》第57条对在相同商品上使用相同商标的侵权认定仍然没有规定混淆要件。在涉外定牌加工中,如果加工的产品所使用的商标与国内相同,则正好落入商标侵权领域。但涉外定牌加工具有特殊性,在相同或类似商品上使用近似或相同商标均不会对商标权造成实质上的侵害。将该行为认定为侵权,既不符合商标保护原理,又与立法目的相悖。对相关法律进行目的论的限缩,将该行为排除在侵权之外,具有合法性和正当性。

地域性原则的理解纠偏及涉外审判中外国法适用的重申——涉外定牌加工案件的启示

相比典型的商标侵权,涉外定牌加工案件的特殊性在于商品在境外销售,而不在于加工方和定作方的承揽关系。因此,该类案件与出口侵权案件的认定难点一致,在于法院对我国知识产权法域外效力的态度。最高法院在该类案件中的立场反转本质上是对我国商标法域外效力认识的转变;而其他法院的矛盾判决实际上源于“涉外知识产权审判只能适用我国法”这一错误认识。如欲一致处理该类案件,必须正确理解地域性原则的内涵,提高法院在涉外知识产权审判中对法律适用的重视程度,从效果主义的立场出发解释“被请求保护地”并恰当选择准据法,进而适用销售地法评价境外销售行为,而非适用我国法孤立地评价境内贴附行为,着重考察我国商标权人是否拥有被销售地商标法所承认的权益。另外,如果涉外定牌加工产品回流国内,则无需再考虑涉外因素,容易判断加工方构成商标侵权。

涉外定牌加工行为的刑事规制路径——以一起OEM代加工企业销售尾单刑案为视角

涉外定牌加工贸易模式在知识产权领域是一个老问题,却又常谈常新。其不仅是法律问题,也体现了产业导向、司法政策倾向。涉外定牌加工问题在民事领域的争议带来了刑事入罪的谨慎。对于涉外定牌加工行为的刑事判断,不能简单地固化为可以入罪、不可以入罪,而是应当在遵循法秩序统一原理、二次违法性理论的前提下,进行个案判断,通过对各侵权要素的认定,研判入罪可行性、刑罚必要性。

浅析涉外定牌加工中的商标使用行为

只有进行实际且持续的使用,商标的功能才能得到体现。涉外定牌加工中的商标贴附行为发生在生产环节,而非商品流通环节,商标的功能未发挥,价值未体现。所以,涉外定牌加工中的商标标注或贴附等使用行为就不能被纳入商标法意义上的商标使用范围之内。但对于包含自主销售的涉外定牌生产而言,其使用商标的行为属于商标法意义上的商标使用。若用于贴牌的商标与他人商标权利产生冲突,则加工方有侵权之虞。

涉外定牌加工在商标法中的法律性质--兼论商标侵权构成的判定

涉外定牌加工中使用他人注册商标的行为原则上属于构成侵犯商标专用权的行为。涉外定牌加工的产品不在我国境内销售,不会导致相关公众混淆,但是,"混淆可能"并不是构成商标侵权的必要条件;且在相同商品上使用相同商标的情况下,所谓的"推定混淆"是绝对推定,不能通过相关证据来推翻。涉外定牌加工产品虽然用于出口而不在本国销售,但并不属于过境货物,因此定牌加工仍属于具有营利性质的商业活动的范畴。

涉外定牌加工中商标侵权判定的检视与再思考

涉外定牌加工中的商标侵权判定应坚持混淆可能性标准、驰名商标反淡化标准以及即发侵权法理的标准,否定以定牌加工不构成商标使用进而认定不构成商标侵权以及将“合理注意义务+实质性损害”作为判定涉外定牌加工侵权的做法。是否将定牌加工中的出口行为纳入商标法规制范畴,取决于一国商标司法政策的考量。在法律属性上应将涉外定牌加工认定为商标使用行为,但商标使用行为不是商标侵权判定的前置条件。在解释论、立法论、法政策视点下,现阶段不宜将涉外定牌加工认定为构成商标侵权。在“走出去”与“创新驱动”发展战略下,我国驰名商标的海外市场与定牌加工产品所销往的海外市场重叠时,可将相关公众标准拓展至一般公众标准,来判定定牌加工企业侵犯我国驰名商标权人的商标专用权。

对涉外定牌加工行为的再思考——以知识产权海关保护执法实践为视角

近年来,涉外定牌加工是否构成侵权,在司法界、理论界一直争论不休,相关案例的判决结果也各不相同,不仅给行政执法领域的执法者带来诸多困惑,也给承揽加工企业、境内外商标注册人带来诸多困扰。关于涉外定牌加工行为是否构成侵权,先前已有诸多学者、专家撰文阐述,现从海关执法实践出发,通过梳理近年来海关查获的涉外定牌加工案例及相关案例法院判决情况,进行利弊分析,对如何优化涉外定牌加工行为侵权与否的认定程序和标准展开讨论;提出应以我国商标权地域性作为认定涉外定牌加工是否构成侵权的主要原则,同时将违反诚实信用原则的情形予以例外处置,并引入反担保放行、简易程序等进一步优化对涉外定牌加工案件的处理程序,以期进一步平衡双方当事人权利义务,积极推进建立公平、有序、健康的市场经济秩序。

从商标法域外适用和国际礼让看涉外定牌加工中的商标侵权问题

涉外定牌加工是在一国境内实施的商业行为。一国法院依据本国商标法对涉外定牌加工中的商标侵权行为加以禁止,并非属于该国商标法的域外适用,被告以本国商标法不应适用于域外销售行为作为侵权抗辩理由甚至请求排斥本国法院的管辖,难以成立。即便被告是受国外合法的注册商标权人的委托加工出口涉案商品,一国法院也无须根据"国际礼让"原则适用外国法而对国外的合法商标权予以尊重或礼让。只要坚持商标权地域性原则,我国法院在审理涉外定牌加工商标侵权纠纷案件中既没有必要寻求本国法的域外适用,也没有必要考虑外国法下的知识产权或保护外国权利人的利益,这样既可以保持法律规则的稳定性而不至于顾此失彼,又可以维护法律规则的公平性而不至于厚此薄彼。

涉外定牌加工在商标法中的性质认定——以“商标使用”为视角

涉外定牌加工的性质认定问题是商标领域司法实践中处理此类纠纷所要面对的共同问题,而涉外定牌加工行为是否构成商标法意义上的“商标使用”是其症结所在。各国(地区)的商标法律及司法实践中“商标使用”概念虽有区别,但在商标权的创设、维持以及侵权判断情形中“商标使用”的内涵应有区别却是共识。在我国商标法律制度下,一方面,涉外定牌加工符合抑制商标囤积、促进使用之目的,构成权利创设与维持意义上的商标使用;另一方面,在“创新驱动发展”的战略背景与知识产权保护政策下,涉外定牌加工应构成商标侵权意义上的“商标使用”,但可对定牌加工企业的损害赔偿责任予以有条件免除。

对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务＋实质性损害”判断标准的解读--以“东风”案为例

近十余年来,对涉外定牌加工商标侵权问题的研究从未中断过,且伴随热点案件引发阶段性热议。通过梳理我国涉外定牌加工司法实践,分析该领域裁判标准及理由的变化及成因,提出单一性裁判标准难以妥当解决涉外定牌加工商标侵权争议,极易导致商标法适用的困境。"合理注意义务+实质性损害"裁判标准,符合综合考量我国经济社会发展阶段性特征和知识产权保护公共政策属性的要求,并能够体现商标法适用与司法保护政策的妥当融合。

我国涉外定牌加工商标侵权司法认定之演进及反思

涉外定牌加工行为是否构成商标侵权在国际条约和我国国内法上没有直接的规定。我国司法机关早期以商标权地域性为基础,认为受托方加工相同产品、贴附相同商标并交付至境外的行为构成商标侵权,后来逐渐转变态度,认定受托方的行为属于“非商标使用”,不构成商标侵权。“非商标使用”虽然为认定受托方不构成商标侵权提供了理论便利,但与常识相悖,也难以自洽。在面对日益复杂的涉外定牌加工案件时,以该理论全面替代混淆性判断,无法精细平衡涉外定牌加工委托方和商标权人之间的利益。我国法院近年考察涉外定牌加工受托方的必要审查注意义务,则是将涉外定牌加工受托方定位为商标侵权的帮助者,这与其倡导的“非商标使用”思路自相矛盾,进一步导致法律适用的混乱。应限制“非商标使用”理论的适用,回归传统的商标侵权认定。

涉外定牌加工中的商标侵权问题 对我国《商标法》第五十二条第(一)项的理解与适用

本文从涉外定牌加工商标侵权实际案件出发,通过对该类纠纷中认定构成侵权的主要案例及主要理由、不认定侵权的主要理由及规定和区别情况加以认定的主要观点的研究,着重分析商标侵权认定的实质要件、"商标使用"含义的理解等法律问题,同时对于商标侵权纠纷中的利益主体、商标地域性及国际贸易分工合作等进行综合考量,提出对该类纠纷的法律适用应当考虑3个方面,包括对我国《商标法》第五十二条第(一)项合理解释、工商海关部门行政查处与司法衔接以及针对不同的情况采取不同的处理方法。

海关应慎重认定涉外定牌加工货物的商标侵权——基于对近年《中国海关知识产权保护状况》的分析

对2007年-2013年《中国海关知识产权保护状况》的分析显示：我国海关在出口环节查扣的侵犯知识产权货物大部分为涉嫌商标侵权的涉外定牌加工货物。理论研究表明，涉外定牌加工的货物不是侵权货物，贴牌行为并未侵犯国内的商标权。近年，多数法院已认定涉外定牌行为不构成商标侵权。海关对涉外定牌加工货物的行政执法应与司法裁判保持一致；海关采用“被动保护”模式符合《TRIPS协定》的要求。立法机关应立足国情，尽快修改和完善《知识产权海关保护条例》。

我国涉外定牌加工中的商标问题及其防范

涉外定牌加工是我国一种重要的贸易方式,然而,我国的涉外定牌加工企业有商标侵权风险。对于涉外定牌加工是否构成商标侵权存在较大争议,判断此争议的关键在于辨别涉外贴牌加工中的商标贴附行为是否我国《商标法》所规定的商标侵权行为中的商标使用以及这种行为是否造成混淆或有造成混淆的可能性。企业应采取措施,加强对涉外定牌加工中的商标风险的防范。

商标使用的本质、规范解释及其侵权判定标准——以涉外定牌加工为线索

由于商标使用的界定标准尚不明确,由此引发的涉外定牌加工是否构成商标侵权的问题也一直在学术界和实务界争论不休。从本质上来说,商标使用是一个交易双方共同参与的人际传播过程,由经营者的自我表达和消费者的自我认知两个阶段组成。法律是第二性的产物,因而无论采取何种方式对商标使用进行法律解释,都不应当与传播学原理相博。《商标法》第48条是商标使用制度的基点,其只规定了经营者自我表达的方式和目的,而有关消费者的认知效果则规定在《商标法》其他条款当中。侵权语境下的效果要求是混淆可能性,混淆可能性的判断应当立足于本国境内。对于涉外定牌加工行为,由于其不能满足商标使用在侵权语境下的效果要求,原则上不宜认定其构成商标侵权。但在境外定作人存在“跨境抢注国内注册商标”的情况下,应当突破地域范围的限制,认定涉外定牌加工构成商标侵权。

涉外定牌加工中的商标侵权问题及对策——“NIKE、ALPHA、PIONEER”等案引发的思考

自2001年中国加入世界贸易组织以来,中国海关查获的由定牌加工引发的进出口侵权案件数量每年以30%的幅度上升;如何识别涉外定牌加工中的商标侵权隐患,防范涉外定牌加工中商标侵权,是企业和相关部门面临的一个重要任务。

全球价值链中商标权地域性原则的反思——对涉外定牌加工商标侵权的新认识

涉外定牌加工是全球价值链中物理生产和知识产权生产分处不同国家这类生产方式的典型样本,所引发的商标侵权争议带来了司法判决的困局。全球价值链中生产秩序的碎片化以及冲突利益的加剧对商标权地域性原则的适用绝对性发起了挑战,传统的商标权地域性原则应随着全球价值链带来的社会利益之变迁而发展,发展的路径可以考虑在现行商标法中增设涉外定牌加工使用抗辩,以作为商标权地域性原则适用的例外情形,实施更有利于对外开放的商标法。

国际条约关于涉外定牌的相关规定及带来的启示

一直以来,我国都是闻名世界的制造大国,其中,涉外定牌加工行业占有很大的份额,虽然涉外定牌加工行业推动了我国经济的发展,但是近年来,由于涉外定牌加工涉及商标侵权问题,且理论以及实务界一直都没有对此问题进行明确的规定,导致一部分商家产生不小的损失,也使得某些企业对于涉外定牌加工这种代工厂合作的行为不敢再轻易的涉足。由于在此类案件一直都没有一个明确的定论,所以在文中,通过不同的国际条约对于此类案件的处理方式及其思路进行了整理,从而对此类案件的处理方式提出了相应的建议,也希望商标权人的利益可以受到保护,以及涉外定牌加工的企业 可以更好的履行合同,避免造成损失。