如何理解马库什权利要求的范围

权利要求的保护范围和记载范围是具有不同内涵的两个概念。保护范围是指权利要求边界之内所包含的内容,记载范围则是指权利要求的边界本身。在对权利要求进行修改、判断是否享有优先权时,应基于记载的范围进行判断。马库什权利要求是一种特殊的权利要求撰写方式,这样的撰写方式由于方便申请人基于具体实施方式进行概括因而在化学领域被广泛使用,但同时,与化学领域可预测性较低的特点存在一定冲突,在专利申请实务中一直存在较多争议。本文认为,删除具有多个变量的马库什通式化合物的某一取代基,不属于并列技术方案的删除,严格来讲也不符合《专利法》第三十三条的规定,但结合化学领域可预测性差的特点和审查实践,可以作为例外规定而在实质审查过程中被允许,但不能在无效程序中被接受。

化学发明专利的马库什权利要求——北京万生药业公司与专利复审委员会等发明专利无效案

马库什权利要求属于一种概括性的技术方案,而非多个并列技术方案的集合;马库什权利要求的修改在无效宣告程序中,以不产生具有新性能和作用的一类或单个化合物为原则;马库什权利要求的创造性判断首先遵循“三步法”,而不宜直接适用预料不到的技术效果。

马库什权利要求的修改和部分优先权问题探讨

马库什权利要求是一种能够为化学领域,尤其是医药和生物领域的发明创造提供有效保护的重要的权利要求撰写方式。随着我国鼓励新药研发政策改革的不断深入和保护知识产权力度的持续加强,相信未来涉及马库什权利要求的审查和司法问题会越来越引起人们的关注。近年来,EPO上诉委员会于2016年底作出的最新判例G 1/15解决了困扰欧洲专利界十余年的有毒优先权或有毒分案问题、2015年用于治疗艾滋病的"重磅"药物专利因其马库什权利要求不能享有部分优先权在北京知识产权法院一审被维持无效,这些新闻使马库什权利要求再次成为关注的焦点。通过回顾USPTO和EPO在马库什权利要求的修改和部分优先权的里程碑判例,以期对我国专利实践就此方面的研究提出相应的建议。

马库什权利要求的优先权判断规则

关于马库什权利要求的性质,实践中有“整体技术方案论”和“并列技术方案论”两种观点,对马库什权利要求的定性直接影响到马库什权利要求优先权是否成立的判断。在整体技术方案论的视角下,通常采用“马库什通式整体对比法”判断马库什权利要求的优先权,而在并列技术方案论视角下,通常采用“单个化合物对比法”判断马库什权利要求的优先权。文章讨论了前述两种优先权判断方法的合理性,在此基础上,探究了采用“先拆分后对比法”判断马库什权利要求优先权的可行性。

马库什权利要求创造性判断中对技术效果的考量

马库什权利要求创造性的评价仍应以"三步法"作为审查基准,"预料不到的技术效果"只是马库什权利要求创造性判断的辅助因素而非审查基准。马库什权利要求与采用其他方式撰写的权利要求相比有其特殊性,预料不到的技术效果的评价角度以及判断标准也有其自身特点。本文结合最高人民法院案例,从比较对象、比较方法以及"预料不到"的衡量尺度等角度研究了马库什权利要求预料不到的技术效果的评价标准,以期为马库什权利要求的创造性评价提供借鉴。

无效程序中马库什权利要求的修改

无效程序中能否进行马库什要素的删除式修改在实务界和理论界存在争议。对马库什权利要求持整体技术方案论的一方认为删除式方式不属于《专利审查指南》规定的修改方式,不能被接受,而持并列技术方案论的一方认为删除式修改符合《专利法实施细则》的规定,应当被允许。最高人民法院在(2016)最高法行再第41号判决中首先论述了马库什权利要求的性质,并在充分考虑化学领域发明创造的特殊性及个案因素的基础上,对马库什要素的删除式修改采取了附条件接受的态度。本文研究了最高院裁判结果的价值指引,分析了判决中指出的"不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物"审查标准。

马库什权利要求的法律属性及其修改的再思考

马库什权利要求并列要素的实质是特定技术特征的并列。无论从技术方案的界定、专利审查指南的制定本意,还是从其概括形成角度而言,马库什权利要求都应当是多个并列的技术方案。在此基础上,无论实质审查程序还是无效宣告程序,应当允许专利申请人或专利权人通过删除特定的可选要素以修改权利要求的保护范围,从而有效地保护专利权人的实质性贡献。

马库什权利要求在国内外审查实践的差异及思考

结合国内外马库什权利要求的审查实践案例,探讨了支持性条款在马库什权利要求审查中的适用性和合理性,并总结提出了合理适用专利法第24条第4款应把握的几点建议。